Dec 16, 2008

비지니스 모델 특허의 요건 강화(In re Bilski)

비지니스 모델 특허의 요건

미국 연방항소법원(the United States Court of Appeals for the Federal Circuit ) 전원재판부(en banc) 2008 10 30 In re Bernard L. Bilski and Rand A. Warsaw 사건에서  비즈니스 모델의 특허 요건에 관한 중요한 판결을 선고하였다(132쪽에 이르는 판결문).   

쟁점

사건 대상 특허출원은 상품거래와 관련한 위험을 회피하는 영업방법에 관련된 발명이었다.  

미국 특허법상 비지니스 모델(business model)  101 방법(process) 특허로 구분되고, 방법에 관한 발명이 특허권으로 보호받기 위해서는 "새롭고 유용한 방법(new and useful process)" 해당하여야 한다.  35 U.S.C. § 101.   사건에서는 미국 특허법 101조에서 말하는  "새롭고 유용한 방법" 비지니스 모델 특허 출원과 관련해서 구체적으로  무엇을 의미하는지가 다투어졌다.   다시 말해  (1) 이른바 비즈니스 모델이 일반적으로 미국특허법 101조상의 방법특허(process) 대상이 있는지, (2) 만일 비지니스 모델이 특허의 대상이 있다면, 비지니스 모델이 특허권의 보호를 받기 위해서는 어떤 요건을 충족하여야 하는지가 쟁점이었다.

 판결의 요지

연방법원은비지니스 모델 특허도 특허의 대상이 있음을 일반적으로긍정하면서, 특허로 보호받기 위해서는 비지니스 모델이 "장치 또는 변형(machine or transformation)" 요건을 충족하여야 한다고 밝혔다.    '장비 또는 변형' 요건을 충족하기 위해서는(1) 발명이 특정한 장치와 결합되거나, (2) 발명을 통해 특정 객체를 다른 상태나 물체로 변형시켜야 한다.

장치 또는 변형 요건은 사건에서 처음 제시된 것이 아니고, 다른 사건들에서 연방대법원이 방법 특허의 일반적인 요건으로서 이미 언급했던 기준이다. Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 70 (1972), Diamond v. Diehr, 450 U.S. 192(1981), Parker v. Flook, 437 U.S. 589, Cochrane v. Deener, 94 U.S. 780, 788 (1876).    사건 항소법원은 장치 또는 변형 요건이 유일한 심사 기준(the sole test)이라고 밝힘으로써  2 또는 3 기준을 추가로 인정할 가능성은 배제하였고, 종전에 State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998) 등에서 채택한 '유용성, 구체성, 유형성(useful, concrete and tangible result)' 기준은 파기되었다.  

시사점

종국적으로연방대법원 판단에 달려 있어

미국 특허법에 관한 최고 판단기관인 연방대법원이 '장치 또는 변형' 기준을 추인할지 아니면, 번복하고 다른 기준을 내놓을지는 없다.

사건 연방법원은 구체적인 판단 기준의 발전을 앞으로 판결에 맡겨

사건 연방법원이 장치 또는 변형 요건이 비지니스 모델 특허의 요건이라고 밝히기는 하였지만, 아쉽게도 연방법원은 사건에 필요한 최소한의 판단을 내렸을 뿐이고,  요건의 구체적인 의미에 관해서 상세한 논의를 하지는 않았다.   우선, 사건의 특허청구인은 사건 발명을 구현하는 수단이 컴퓨터 장치에 한정되지는 않는다고 자인하였기 때문에 첫번째 장치 요건은 처음부터 논의에서 제외가 되었다.  두번째 '변형' 요건과 관련해서도, 사건 대상 발명은 법률 관계와 같은 추상적 관계를 다루고 있을 뿐이어서  '특정 객체의 변형' 해당하지 않는다는 결정을 비교적 쉽게 내릴 있었기 때문이다. 

비지니스 모델이 일반적으로 특허대상에 포함될 있음을 다시 확인

판결에 의하여 일반적으로 비지니스 모델이 특허의 대상이 있음은 다시 확인되었다. 

장치 요건 의미

장치 요건이란 발명이 특정한 기계나 장치와 결합되어야 한다는 의미이다(tied to a particular machine or apparatus).  

장치 요건을 충족하려면 문제해결 과정이나 알고리즘이 컴퓨터나 다른 장치를 통해 실행되어야 하지만, 그것만으로는 충분하지 않고, 컴퓨터나 다른 장치의 사용이 필요불가결하여야 한다.  컴퓨터나 다른 장치의 사용이 부차적이거나, 동일한 방법을 컴퓨터나 장치를 이용하지 않고도 실행할 있다면 장치 요건을 충족한다고 없을 것이다.  , 사람이 정신작용 등의 다른 방법으로도 방법을 실행할 있다면 장치 사용이 필요불가결하다고 없다.   예를 들어서, 컴퓨터를 이용해서 콜레스테롤 수치와 같은 신체검진 결과를 바탕으로 환자의 질병을 진단할 있도록 하는 방법을 발명했더라도, 이러한 진단은 컴퓨터가 없이도 의사가 동일한 판단과정을 통해 진단을 내릴 있을 것이기 때문에 장치요건을 충족시킬 없을 것이다. 

장치 요건이 '특정한' 장치와 결합될 것을 요구하기 때문에 범용 컴퓨터가 '특정한' 장치에 해당하는지가 앞으로 문제될 있다.  그런데,  미국 특허 재심 3 이의 심판 위원회(the Board of Patent Appeals and Interferences) Ex parte Langemyr (May 28, 2008) 사건에서, 범용 컴퓨터의 이용은 '특정한' 장치의 이용에 해당하지 않는다는 결정을 내린 있다.   만일 결정에 따르면 범용 컴퓨터를 이용하는 비지니스 모델은 특허의 보호를 받을 없을 것이다.

변형 요건 의미

변형 요건이란 발명이 특정한 객체를 다른 상태나 물질로 변형하여야 한다는 요건이다(it transforms a particular article into a different state or thing).   변형은 발명의 목적 달성에 있어서 중심에 위치해야 한다(central to the purpose of the claimed process).   변형은 문제해결과 관계 없는 중요하지 않은 활동(insignificant extra-solution activity) 불과해서는 안되고, 특허청구항의 범위에 유의미한 제한을 가할 있어야 한다(impose meaningful limits on the claim's scope).  

물체나 물질의 물리적 또는 화학적 변화를 초래하는 과정이 변형 요건에서 말하는 변형이 있음은 당연하다.   비지니스 모델 특허에서 주로 문제되는 것은 물리적, 화학적 변형보다는 디지털 정보의 처리 또는 변형이다.    예를 들어 어떤 수치 정보와 평균값의 차이를 그래프로 표시하는 방법은 '장치 또는 변형' 요건에서 말하는 변형에 해당할 없다고 한다.  왜냐하면 특허청구항이 처리되는 정보의 유형이나 특성, 정보의 획득 방법, 정보가 나타내는 대상을 전혀 특정하지 않아서, 처리되는 정보가 특허청구범위에 유의미한 한계를 설정하지 못하기 때문이다.   반면에 X 촬영 데이터를 2차원 표시장치에 시각적으로 표시하는 방법에 관한 발명은 사람이나 동물의 뼈나 장기와 같은  유형의 물체를 X선으로 촬영해서 얻은 원시 정보를 표시장치 위에 나타내는 시각적 영상으로  변형하는 것이기 때문에 특허의 대상이 있다고 한다. In re Abele, 684 F.2d 902 (CCPA 1982)    

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