특허거절 불복 절차에서 제출할 수 있는 새 증거의 범위 제한 없어_ 미 연방대법원

특허출원인이 미국 특허청의 특허 거절 결정에 대해 불복해서 미국 연방 지방법원에 소송을 제기하였을 때, 새로 제출할 수 있는 증거의 범위에는 제한이 없다는 판결을 미국 대법원이 선고하였다.

Section 145 불복 절차 
특허출원이 거절되었을 때 특허출원인은 두 가지 방법으로 법원에 불복을 할 수 있다.  Section 141에 따라서 Federal Circuit에 불복하는 절차가 있다. 보통은 Section 141 절차가 가장 많이 사용되지만,  Section 145에 따라서 연방 지방법원에 불복을 할 수도 있다.  Section 145 절차는 2011년 9월 America Invents Act에 따라서 Eastern District of Virginia court가 전속관할 법원이다. 2009년부터 2011년 9월까지 Section 145 사건은 11개뿐이었다고 한다.

새로운 증거를 제한 없이 제출할 수 있다
미국 특허청은 Section 145에서 제출할 수 있는 증거는 특허청의 심사 과정에서 제출할 것을 합리적으로 기대할 수 없는 증거로 한정된다고 주장하였다. 미국 특허청은 그 근거로 법원은 미국 특허청의 결정을 존중하여야 하고 (deferential standard of review), Section 145에서도 행정절차에서 소진의 원리 (administrative exhaustion principles)가 적용되기 때문이라고 주장하였다. 그러나 연방 대법원은 이 주장을 만장일치로 받아들이지 않고, 특허출원인이 제출할 수 있는 새 증거의 범위에 제한이 없다고 판단하였다.

증명가치에는 차이를 둘 수 있다
제출할 수 있는 새 증거의 범위, 즉 증거능력에서는 제한을 두지 않았지만, 대법원은 특허청에 제출할 수 있었던 새로운 증거를 판단에서 고려할 때 재량에 따라  증거가치의 차등을 둘 수 있다는 견해를 밝혔다.  따라서 새로운 증거는 제출될 수 있더라도 특허청 심사 절차에서 제출할 수 있었던 경우에는 중요하게 고려되지 않을 위험이 있다.

앞으로 이 판결로 인해 Section 145절차가 더 많이 이용되게 될지, 또 특허청 심사 과정에서 특허출원인에게 일부 증거를 전략적으로 지방법원 불복 절차에서 제출하려는 의도에서 제출을 미루게 하는 동기로 작용할지 등 이 판결의 영향은 아직 분명하지 않다.

• Supreme Court, Kappos v. Hyatt, U.S., No. 10-1219, 4/18/12 (판결문 원문 http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1219.pdf) 
• 기타 자료: http://www.scotusblog.com/case-files/cases/kappos-v-hyatt/ 
• 35 U.S.C. 145 Civil action to obtain patent.

An applicant dissatisfied with the decision of the Board of Patent Appeals and Interferences in an appeal under section 134(a) of this title may, unless appeal has been taken to the United States Court of Appeals for the Federal Circuit, have remedy by civil action against the Director in the United States District Court for the District of Columbia if commenced within such time after such decision, not less than sixty days, as the Director appoints. The court may adjudge that such applicant is entitled to receive a patent for his invention, as specified in any of his claims involved in the decision of the Board of Patent Appeals and Interferences, as the facts in the case may appear, and such adjudication shall authorize the Director to issue such patent on compliance with the requirements of law. All the expenses of the proceedings shall be paid by the applicant

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